In dem seit mehreren Jahren andauernden Rechtsstreit zwischen der Microsoft Corporation (Kläger) und einem Softwarehändler (Beklagter), ist es nun zu einem Urteil des Bundesgerichtshofes gekommen (Az.: I ZR 6/10 – Echtheitszertifikat).
Microsoft hatte gegen den Softwarehändler geklagt, da dieser sog. Echtheitszertifikate von Computern abgelöst und zusammen mit Recovery CDs des Betriebssystems Windows 2000 weiterverkauft hatte. Problematisch daran war insbesondere, dass die Recovery-CDs und die Echtheitszertifikate nicht aus dem ursprünglich von Microsoft verkauften Paket stammten. Der Händler hatte diese jeweils gebraucht von verschiedenen Unternehmen gekauft und dann bunt gemischt zusammen weiterverkauft.
Microsoft ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke „Microsoft“. Aufgrund dieser Handlung fühlte sich Microsoft in Ihren Markenrechten verletzt.
Nachdem Microsoft der begehrte Unterlassungs- und Lizenzzahlungsanspruch in erster (LG Frankfurt am Main – Urteil vom 23. Juli 2008 – 6 O 439/07) und zweiter (OLG Frankfurt am Main – Urteil vom 12. November 2009 – 6 U 160/08) Instanz bereits zugesprochen wurde, schloss sich auch der BGH dieser Ansicht an.
Primär relevant war die Frage, ob der markenrechtliche Erschöpfungsgrundsatz (§ 24 MarkenG) dem Unterlassungsanspruch entgegensteht oder nicht.
Der markenrechtliche Erschöpfungsgrundsatz legt fest, ab wann ein Markenrechtsinhaber, keine Rechte mehr aus seinem Recht auf Inverkehrbringen der Markenware geltend machen kann. Dies ist dann der Fall, wenn er selbst eine Ware in den (europäischen) Verkehrsraum gebracht hat. Eine Markenrechtsverletzung durch den Wiederverkauf z. B. Produkten mit einem Apple-Logo (dessen Markenrechtsinhaber Apple Inc. ist), wird so verhindert. Verkauft man also alte Computer bei eBay, begeht man damit keine Markenrechtsverletzung, weil der Computer ursprünglich vom Hersteller selbst in den Verkehr gebracht wurde.
§ 24 Abs. 1 MarkenG: „Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.“
Der BGH hat im vorliegenden Fall das Eingreifen des Erschöpfungsgrundsatzes jedoch verneint und damit die Ansicht der bisherigen Instanzen bestätigt. Auch wenn die Echtheitszertifikate mit Willen der Markenrechtsinhaberin in den Verkehr gelangt sind (so wie in diesem Fall), sprechen „berechtigte Gründe“ gem. § 24 Abs. 2 MarkenG gegen eine Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes. Begründet wurde dies von dem Gericht damit, dass der durchschnittliche Käufer der CDs aufgrund der Etikettierung von einer Verifizierung Microsofts ausgeht. Da dies vorliegend nicht der Fall sei, könne sich Microsoft aus berechtigten Gründen gegen eine Erschöpfung ihrer Markenrechte wehren.
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